本文中，笔者以日本专利无效审判中的无效理由为切入点，较之以中国无效宣告请求理由，从日本无效理由的概要、各项无效理由的实证数据统计出发，对想要无效日本专利的中国无效请求人提供若干建议，以期读者能够通过本文进一步认识和运用日本专利无效审判中的无效理由。

 

关键词：日本  无效审判  无效理由  无效建议

 

一、引言

 

随着中日经济的逐渐回暖，中国高科技企业进一步涉足日本市场，而如何在知识产权保护成熟度高的日本以知识产权为武器为企业经营开辟道路，愈发成为重要课题。其中，专利无效宣告制度不失为企业可以采用的有效手段之一。

 

作为制度设立的目的，日本的无效审判制度与中国的专利无效宣告制度类似，日本的无效审判是为了避免在专利【1】存在实质缺陷的情况下对权利人赋予了不当权利而设立的。日本的无效审判包括“专利无效审判”和“延长登记无效审判”，其中“专利无效审判”与中国的“无效宣告请求制度”相当，“延长登记无效审判”专门用于应对专利权存续期间因过失或错误而准予延长的情况。其中，无效理由作为实体上决定专利权是否能够被维持的判定标准，占据着重要作用。

 

本文旨在对日本无效审判及其无效理由进行介绍，以供例如中国企业等想要无效日本专利的中国无效请求人借鉴。

 

二、日本无效审判中的无效理由

 

以下，针对日本无效审判中的每项无效理由，以与中国无效宣告请求的理由进行横向比较的方式逐一进行说明。

 

1、“专利无效审判”中的无效理由

 

日本专利法通过第123条的规定限定式地列举了以下无效理由。其中，下述第（1）项~第（10）项无效理由在中国的无效宣告请求理由中存在对应或类似的规定，下述第（11）项~第（17）项无效理由在中国无效宣告请求理由中尚未存在对应或类似的规定。

 

（1）修改增加新事项（第17条之2第3款）

 

此项无效理由与中国的专利法第33条的规定类似，均是限制专利授予前修改超出原始记载的范围的限制性条款。另外，此项无效理由在实际适用时还包括了中国专利法实施细则第43条规定的分案申请超出原申请记载范围的情形。

 

（2）不具备新颖性（第29条第1款）

 

此项无效理由对应于中国专利法第22条规定的新颖性。其中，日本与中国相比在新颖性判断实践中主要有以下两个区别【2】：一是现有技术的认定时间点，不同于中国的“不包括当日的专利申请日之前”，日本专利审查中的现有技术的认定时间点更细化地规定在“提出申请的具体时刻以前”；二是不丧失新颖性的公开，除了中日双方都包括违反权利人的意志而公开的情形之外，相比于中国方面仅允许在中国政府主办或承认的国际展览会的首次展出与在规定的学术会议或者技术会议的首次发表这两种特定情形，日本方面扩大到允许发明由于权利人的行为而公开的情形。

 

（3）不具备创造性（第29条第2款）

 

此项无效理由对应于中国专利法第22条规定的创造性。然而，不同于中国所采用的“三步法”判断创造性，日本专利审查中采用“推理法”【3】来进行创造性判断。简单来说，“推理法”根据否定创造性的判断要素和肯定创造性的判断要素，权衡本发明与主对比文件的区别点是偏向否定创造性还是偏向肯定创造性，从而综合地推理本领域技术人员是否容易得到本发明。其中，在审查实践中有更为具体的规定，在此基于篇幅原因不作展开说明。可以预想，正是中日之间的创造性的判断标准的不同，使得以同样的条件无效同样的专利时可能会得到不同的结果。

 

（4）不具备产业可利用性（第29条第1款柱书【4】）

 

此项无效理由规定了与中国专利法第22条规定的实用性类似的适用情形，在产业可利用性【5】的判断中还包括与中国专利法第25条规定类似的对人类自身进行手术、治疗和诊断的方法的情形。然而，在专利无效实践中，此项无效理由被利用的频度和成功率都较低，其原因在于作为无效对象的专利往往都是起因于请求人会侵犯该专利，这反倒证明了该专利具有产业可利用性。【6】

 

（5）扩大先愿（第29条之2）

 

日本专利法中的扩大先愿相当于中国专利法中的抵触申请，但与中国专利法不同的是，日本专利法通过例外条款排除了尽管符合抵触申请但申请时发明人相同和申请人相同的情况。

 

（6）说明书违反能够实施要件（第36条第4款第1项）

 

此项无效理由与中国专利法第26条第3款规定的说明书公开不充分的条款类似，规定了应在说明书中清楚且充分地将发明记载到本领域技术人员能够实施的程度。

 

（7）权利要求书违反支持要件、明确性要件和简洁性要件（第36条第6款第1项~第3项）

 

此项无效理由与中国专利法第26条第4款规定的权利要求书不满足以说明书为依据、清楚且简要地记载权利要求书的条款类似。在日本专利实务中，作为一项常用的无效理由，以此提出的无效请求的数量仅次于新颖性和创造性。

 

（8）后愿专利（第39条第1款~第4款）

 

此项无效理由与中国专利法第9条及实施细则第41条规定的避免重复授权的条款类似，都是用于确保关于同样的发明创造只能授予一项专利权。

 

（9）违反公序良俗（第32条）

 

此项无效理由与中国专利法第5条规定的用于从法律、社会公德限制保护客体的条款类似，相对概括地规定了专利不应损害公共秩序、善良风俗以及公共卫生。

 

（10）不符专利法上的“发明”定义（第2条第1款）

 

此项无效理由类似于不满足中国专利法第2条第2款规定的关于发明定义的条款的情形，在针对此项无效理由的适用判断中还包括类似于中国专利法第25条规定的智力规则等情况。此外，中日之间的发明定义上的区别造成了在不支持问题上日本的审查标准比中国宽松。【7】具体而言，中国专利法所规定的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，而日本专利法所规定的发明是指利用自然法则的技术思想的高度创作。因此，由于日本专利法保护的是“技术思想”，所以尽管有时说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，但只要这一个实施例能够反映出所要保护的技术思想，权利要求就能够得到说明书支持。与此相对，由于中国专利法保护的是“技术方案”，因此如果说明书只记载了一个实施例而权利要求概括得“过宽”，审查员往往会认为该一个实施例不足以反映出所要保护的技术方案。

 

（11）违反外国人的权利能力（第25条）

 

此项无效理由在中国专利法上没有类似条款，其用以防止因不满足规定的外国人非法获得日本的专利权。其中，日本专利法第25条规定了根据协定或者条约而享有国民待遇的外国人在日本专利权上具有“外国人的权利能力”，但如果在专利申请、专利权授予时申请人主体不适格，则适用此项无效理由。

 

（12）违反共同申请（第38条）

 

此项无效理由用以防止在要获得专利的权利为共有时各共有人未与其他共有人共同进行专利申请的情况，但未成为中国专利法中的无效宣告请求理由。针对符合此项无效理由的情况，中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

 

（13）违反条约（第123条第1款第3项）

 

如果专利违反日本所签订的专利条约中的专利要件，则适用此项无效理由。然而，由于日本所签订的各项条约中都尚未规定与专利实体上的要件有关的具体事宜，所以在日本专利实务中尚不存在因该理由而导致专利被无效的情况。【8】

 

（14）外文申请中新增加原文未记载事项（第123条第1款第5项）

 

此项无效理由是针对日本在1994年设立的外文文件申请制度而设置的。由于外文文件申请制度允许利用外文文件申请制度的申请人以订正译文错误为目的进行修改，因此为了避免权利滥用而设置此项无效理由，以防止在译文中增加原文中未记载的内容。

 

（15）属于冒认申请（第123条第1款第6项）

 

如果专利权人主体不合法、即并非真正的专利权人，则构成此项无效理由所规定的冒认申请。其中，冒认申请的举证责任倒置，即由专利权人举证。【9】与此相对，与上述违反共同申请的无效理由一样，并未成为中国专利法中的无效宣告请求理由，因此中国专利实务中一般会通过调解或民事诉讼等方式来解决。

 

（16）后发性无效理由（第123条第1款第7项）

 

如果专利权授予后专利权人符合上述违反外国人的权利能力或上述违反条约的情况，则构成后发性无效理由。从此可以简单地看出，尽管日本专利法为外国申请人设置了相对便捷的程序和条件，但另一方面也规定了后续的制约性条款，这在一定程度上会影响外国人在日专利权的稳定性。

 

（17）不合法订正（第123条第1款第8项）

 

此项无效理由适用于在日本专利法第126条的订正审判【10】中或者在第134条之2的无效审判中通过订正请求对说明书、权利要求书等进行了不合法订正的情况，其中订正审判制度允许专利权授予后专利权人对申请文件进行合理的订正，日本无效审判中的订正请求与中国无效宣告请求程序中的权利要求的修改相似，允许专利权人在无效审判阶段对权利要求进行合法修改。因此，在日本专利无效实践中，除了着眼于专利申请过程中的审查历史之外，还应特别注意授权后专利权人对专利的订正操作的合法性。

 

2、延长登记无效审判

 

延长登记无效审判是针对存续期间的延长登记而设立的，该存续期间的延长登记由日本专利法第67条所规定，其中规定了由于例如正当的程序性原因（例如医药专利流程审批时间长）导致一定期间内无法实施专利发明的，可以通过申请延长登记而得以延长存续期间最多5年。作为针对存续期间的延长登记因过失或错误而延长的无效理由，由日本专利法第125条之2第1款所规定，其实质与作为驳回理由的第67条之3第1款相同。在日本专利实践中，根据笔者的检索【11】，共有10起延长登记无效审判，其领域均为医药相关制造领域。因此，由于适用对象的限制，实际运用延长登记无效审判的频度显著少于专利无效审判。

 

以上，简单地说明了日本专利法中规定的各项无效理由。与此相对，中国专利法第20条第1款规定的保密审查、专利法实施细则第20条第2款规定的必要技术特征的记载要件未设置在日本无效理由中。另外，中国专利法第25条规定的不能授予专利权的客体也存在细微差别而存在不同的适用情形。

 

三、日本无效审判中的无效理由的

实证数据统计

 

为了从数据上辨明实务中各无效理由的利用频度、相对总利用频度的占比和各自的无效成功率，笔者对2000年以后至2018年5月1日的已经结案的3665件无效审判数据进行检索与统计，汇总成以下表格以供参考。图1示出日本专利法各无效理由的利用频度及其相对总案件数的比例，图2示出日本专利法各无效理由的无效成功次数及其成功率【12】，图3示出作为参考数据的中国无效宣告实务中各无效理由占总案例的比重【13】。其中，图1~3中横轴以各无效理由为单位，简略地标注为各自的法条序号。

 

 

从图1的利用频度及其相对总案件数的比例来看，日本专利法第29条第2款规定的创造性在3665件结案的无效审判中被利用了3033次、所占比例达到82.8%，在整体上占有压倒性的数量；第29条第1款规定的新颖性为26.0%、第36条第6款规定的权利要求书的记载要件为17.3%、第36条第4款规定的说明书的记载要件为11.9%，也是常用的无效理由；相对而言，其他无效理由利用频度较少。

 

 

从图2的无效成功次数及成功率来看，日本专利法第38条的共同申请为43.5%，第123条第1款第1项的冒认申请为33.3%，无效成功率都很高；第29条规定的新颖性、创造性作为发明创造的重要实体性要件，无效成功率约为20%，也相对较高；另外，第17条之2规定的修改增加新事项、第123条第1款第5项规定的外文修改增加新事项以及同条款第8项规定的不合法订正审判这些针对修改的限制性规定，其成功率分别为18.9%、18.2%和29.2%从统计数据来看无效成功率也是较高的。

 

 

从图3的中国无效宣告实务中各无效理由占总案例的比重来看，中国专利法第22条第2款规定的新颖性为24.67%，同条第3款规定的创造性为77.97%，作为针对专利实质内容的规定，都具有较高的利用频度；专利法第26条第3款规定的说明书的记载要件为10.57%，专利法第26要第4款、细则第20条、第21条规定的权利要求书的记载要件合计为18.94%，作为针对专利形式内容的规定，也都占到了较高的比重；而专利法第33条规定的修改要件为8.37%，作为针对程序上的规定，与前述的针对专利实质内容和专利形式内容的规定相比，也是请求人经常采用的无效理由之一。

 

综合上述图1~3来看，在中日两国无效制度的实践过程中，涉及新颖性、创造性、说明书的记载要件、权利要求书的记载要件的无效理由的利用频度比例分别相近并且利用频度较高，这一定程度上体现出在无效制度的实际运用时，尽管中日两国针对缺陷的判断标准不同，但专利在撰写、答复过程中本身固有的缺陷以及检索中的遗漏等事项可以说是无法完全避免的，因此成为无效理由的“常客”，另一方面无效制度的设立目的之一就是为了尽最大程度降低这种无法完全避免的事项所造成的对公共利益的影响；另外，在涉及修改合法性的无效理由方面，中国专利法第33条规定的涉及修改的规定的利用频度比例为8.37%，明显高于日本第17条之2、第123条第1款第5项及同条款第8项规定的涉及修改的规定合计利用频度比例3.8%；此外，中国专利法中未成为无效理由的冒认申请、共同申请、不合法订正等，尽管在日本利用频度不高，但成功率都相对较高，作为替代民事诉讼的手段之一，其“性价比”高而有效性强。

 

四、针对想要无效日本专利的中国

无效请求人的建议

 

通过以上针对日本无效审判中的各项无效理由的简单说明和实证数据统计，对于想要无效日本专利的中国无效请求人而言，如何反客为主地无效日本专利，笔者认为可以从以下四个方面考虑。

 

1、异同相补，察而后动

 

通过上述图1~图3的简单分析可知，在中国和日本共通的新颖性、创造性、说明书的记载要件、权利要求书的记载要件这些无效理由，在无效实务中都可谓是“重量级”的无效理由。因此，特别是对于能够适用这些“重量级”无效理由的涉案专利而言，在调查并确认其事实和证据的过程中，在对比文件和证据的检索方面与涉案专利的审查和审判历史以及同族的审查历史方面这两方面，可以充分地借鉴中国本地的无效经验；在针对事实和证据的法律适用的过程中，可以参考中国相似法条的立法目的及关联解释，利用日本无效理由的细节性区别来调整论点以适于日本无效实务的习惯，由此以中日无效理由的相同点为参照，以不同点进行补充，从事实和论证这两方面活用中国无效实务的经验。由此，在充分理解异同点的前提下调查证据、制谋划策，以免尽管身为“出击方”却处于被动的情形，察而后动以出奇制胜。

 

2、抓大放小，逐个击破

 

针对权利要求书中的每项权利要求，在选择无效理由时不宜将能够无效该权利要求的无效理由全部在请求书中列出，而是优选针对每项权利要求确定一个最具有无效力度的理由，即抓大放小、宜精不宜多。如果将每项权利要求的无效理由全部在请求书中列出，尽管看似该项权利要求的缺陷不一而足，但在该权利要求的每个无效理由的无效力度都不够强的情况下，反倒是不痛不痒而并无过多益处。此时，可以参考上述图2中示出的日本无效理由的成功率，结合各证据的相关程度，权衡地选择无效力度最强的无效理由，从而逐个击破以求一击绝杀。

 

3、借局布势，力小势大

 

作为中国专利法中未成为无效理由的日本无效理由，例如外国人的权利能力适格、冒认申请、共同申请、外文申请的修改限制、后发性无效理由、不合法订正、延长登记无效审判等，尽管利用频度一般，但从无效成功率来看，存在独特的优势，从作为民事诉讼的替代手段来看，成本低且响应处理速度快。换言之，这样的无效理由虽然看似因为利用频度小而“力小”，但对无效请求人而言，往往能发挥出相对较大的“威力”。因此，在发现能够适用这样的无效理由的情形且证据充足时，大胆地采用这样的无效理由来无效目标专利不失为一个合适的策略，是以假借他山之石，布罗攻略之势。

 

4、战于庙堂，和于江湖

 

在制定针对目标专利的无效策略时，一般而言，请求人都会有最想要无效的可能涉及侵权纠纷的目标权利要求，特别是在中国企业想要进入日本市场而扫清专利侵权的障碍的情况下，能够成功无效目标权利要求就是胜利。因此，尽管在无效审判的意见答辩、口头审理中应当理据力争，与目标专利的专利权人战于“庙堂之高”，力求最大限度地使目标专利无效，但只要能够达到无效掉目标权利要求的程度，则可以以此施与压力，与专利权人在无效审判之外进行私下的磋商与和解。这样，通过与潜在对手进行“讲和”，能够使中国企业在日本更友好地开拓市场而并非树敌。由此，通过以战求和，最大限度地使中国请求人在异国掌握主动权，通过以和代战，使中国请求人预先稳固在日本的市场地位。

 

以上，笔者以中国无效宣告请求理由进行对比，简单地介绍了日本专利无效审判中的无效理由。在日本专利审查以及无效审判实务中因判断标准的细节差异和个案案情不同，应当具体问题具体分析，从而从整体上确定对无效理由的实际运用。

 

注释：

 

【1】为便于理解，本文中将日本的“特许”称为“专利”。

 

【2】王培超; 李洋.浅谈中日专利法中的新颖性判断标准之差异[J].2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集,2015: 3-7

 

【3】「特許?実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 节「進歩性」

 

【4】“柱书”是日本法律在一个条文中存在”1、2、3……”这样的列举式的”款”的情况下表示该条文中各款以外的部分。

 

【5】「特許?実用新案審査基準」第 III 部第 1 章「発明該当性及び産業上の利用可能性」

 

【6】青山纮一, 聂宁乐.日本专利法概论[M].北京：知识产权出版社, 2014: 89-97

 

【7】河野英仁.特許を受けることができる発明[J]. 月刊ザ?ローヤーズ2011(7): 2

 

【8】青山纮一, 聂宁乐.日本专利法概论[M].北京：知识产权出版社, 2014: 196

 

【9】青山纮一, 聂宁乐.日本专利法概论[M].北京：知识产权出版社, 2014: 197

 

【10】订正审判（「訂正審判」）是专利注册登记后专利权人主动请求修改的一个程序。

 

【11】无效审判的检索数据库：http://tokkyo.shinketsu.jp/decision/pt/view/ViewTree.do（截止到2018年5月1日）

 

【12】本文中将“无效成功率”定义为利用该无效理由成功地全部无效或者部分无效的次数占利用该无效理由的总次数的比例。

 

【13】陈晓云.我国专利无效理由的实证分析[D].湖南: 湘潭大学法学院, 2012: 27